Правовые аспекты взаимоотношений с индустриальными партнерами и инвесторами

1.

Модульный цикл тренингов Программы развития
Нурбеков Искендер Маликович
МОСКВА, 2015
17.08.2015

2.

Правовые аспекты взаимоотношений
с индустриальными партнерами и
инвесторами

3. Природа и роль интеллектуальной собственности

«Материальная» собственность –
это фактическая монополия
(мой дом – моя крепость).
Интеллектуальная собственность –
это юридическая/легальная монополия
(знание – сила).
Интеллектуальная собственность –
это форма конкурентной борьбы

4. Природа и роль интеллектуальной собственности

• Роль для автора:
• Закрепление приоритета.
• Форма публикации, поиска и передачи
структурированной информации, знаний,
технологий.
• Возможность блокирования деятельности
работодателя/партнера.
• Возможность получать вознаграждение за
счет отказа от блокирования (монополии).

5. Природа и роль интеллектуальной собственности

Роль для руководителя исследовательского
коллектива*:
• Отчет по бюджетному финансированию.
• Успешное участие в тендерах на
разработку.
* Соколов Д.Ю., Патентование высокотехнологичных решений
(продукции) и методика составления заявок на различные
типы патентов // Новые промышленные технологии, №2,
2009, с.27.

6. Природа и роль интеллектуальной собственности

Роль для руководителя фирмы*:
• Реклама своей продукции.
• Успешная продажа комплектующих
изделий, входящих, например, в более
крупные разработки.
• Защита продукции фирмы от копирования.
• Парирование попыток запрета
производить и/или продавать продукцию
фирмы на различных территориях.
* Соколов Д.Ю., Патентование высокотехнологичных решений
(продукции) и методика составления заявок на различные
типы патентов // Новые промышленные технологии, №2,
2009, с.27.

7. Природа и роль интеллектуальной собственности

Роль для индустриального партнера:
• Формализация/систематизация внутренних
разработок. Стимулирование?
• Закрепление производственных цепочек.
• Предотвращение независимого развития
технологии, самостоятельная разработка.
• Блокирование инноваций других фирм =
будущей конкуренции.
Трансфер технологий трансфер ИС
(e.g. военно-техническое сотрудничество,
режим гостайны)

8. Немного истории

СССР фактически не использовало патенты
внутри страны (как и другая частная
собственность, патенты не поощрялись).
Отсутствие
патентов
не
помешало
технологическому развитию, скорее наоборот.
Обратная сторона – советский экспорт в
развитые страны часто блокировался из-за
отсутствия у СССР иностранных патентов.
Поэтому
зарубежным
патентованием
Советский Союз занимался

9. Немного истории

Мотивация инженеров и ученых в СССР была
обеспечена выдачей авторских свидетельств,
разовых
денежных
выплат
и
нематериальными благами.
В
США
была
выстроена
фактически
аналогичная
система,
т.к.
патенты
принадлежат корпорациям, не изобретателям.
Изобретатели
получают
в
корпорациях
разовые выплаты. Внешние R&D подчиняются
этой же логике.

10. Про крупные компании и стартапы (США).

Только
крупная
компания
обладает
достаточными ресурсами для формирования и
поддержания портфеля интеллектуальной
собственности.
В
США
стартапы
после
достижения
определенной доли рынка поглощаются
крупными
компаниями
или
разоряются
патентными исками.
E.g. компания Nuance.

11. НМА vs. Интеллектуальная собственность

Вопреки расхожему мнению в капитализации
иностранных
компаний
(индустриальных
партнеров) доля стоимости патентов является
незначительной.
Капитализацию
создает
не
право
интеллектуальной собственности само по
себе, а технология и goodwill. Goodwill не
является юридической категорией.
Зависимость от индустрии (e.g. фарма).

12. Выводы по пройденному материалу

1. Цели могут различаться.
2. ИС обладает ценностью, когда есть деньги
и время, готовность к судебным спорам.
3. Первоочередная ценность – технология, а
не ИС. Портфель ИС и отрасль партнера.
4. Сохранение ИС снаружи – риск партнера.
5. Уникальность технологии, уровень знаний.
6. Роль ИС не должна преувеличиваться в
сравнении с другими конкурентными
преимуществами (достижениями).
7. Не доставайся же ты никому.

13. Последние изменения в законодательстве об ИС

1. Режим коммерческой тайны для ноу-хау
перестал быть обязательным.
2. Легализован Creative Commons.
3. Полезные модели: экспертиза по существу.
4. Программы для ЭВМ – click license.
5. Подчеркнута безвиновная ответственность
предпринимателей.
6. Зависимое
изобретение,
зависимая
полезная модель.
7. Регистрируется
не
договор,
а
переход/предоставление права.

14. Способы передачи ИС

• Asset
deal
–
передача
прав
на
интеллектуальную
собственность.
В
России минимум 2 месяца за счет
государственной регистрации сделок с ИС
(патенты, товарные знаки). Сложность с
упаковкой неформализованных знаний.
• Share deal – передача акций в компаниивладельце ИС. В России – не менее 2
недель для ООО за счет государственной
регистрации в Едином государственном
реестре юридических лиц и участия
нотариуса. Возможность передачи
текущих разработок.

15. Общие вопросы лицензирования

С 1 июня 2015 г. изменились общие правила
заключения договоров:
• Опцион на заключение договора (ст. 429.2.).
• Опционный договор (ст. 429.3.).
• Заверения об обстоятельствах (ст. 431.2.)
• Возмещение потерь (ст. 406.1.)
• Переговоры о заключении договора (ст.
434.1.)
Заверения об обстоятельствах и правила о
переговорах применяются императивно.
Возмещение потерь и опционы –
использовать аккуратно.

16. Общие вопросы лицензирования

Опцион на заключение договора (ст. 429.2.).
• Договора нет, есть возможность заключить
договор как продавец или как покупатель.
• Есть оферта.
• Есть акцепт под условием.
• Срок акцепта – год или по договору.
• Возмездный и безвозмездный. Особенности
платежа за оферту.
• Предмет и существенные условия будущего
договора.

17. Общие вопросы лицензирования

Опционный договор (ст. 429.3.).
• Есть заключенный договор.
• Есть право требовать при наступлении
условий оплаты, передачи или принятия
имущества. Требование может заявляться
автоматически при наступлении условий.
• Срок для требования – по договору.
• Нет требования в срок – договор
прекращается.
• Возмездный и безвозмездный. Особенности
платежа за право требования.

18. Общие вопросы лицензирования

Заверения об обстоятельствах (ст. 431.2.)
• Для заключения, исполнения, прекращения
договора.
• За недостоверность – убытки или неустойка
по договору, отказ от договора в случае
существенности заверений.
• Условия ответственности:
• Были основания полагать, что другая
сторона будет полагаться на заверения.
• Заверитель
знал,
что
заверения
недостоверны.
• Предприниматели,
покупатели/продавцы
акций и долей отвечают всегда.

19. Общие вопросы лицензирования

Возмещение потерь (ст. 406.1.)
• Предприниматели,
продавцы/покупатели
акций и долей.
• Специальное соглашение или условие в
договоре.
• Есть основное обязательство, нет его
нарушения, но есть потери.
• Размер или порядок возмещения потерь.
• Суд не может уменьшить возмещение (есть
исключение).
• Возместивший имеет право требования к
третьим лицам, если они виноваты.

20. Общие вопросы лицензирования

Переговоры о заключении договора (ст. 434.1.)
• Termsheet, Memorandum of Understanding.
• Принцип добросовестности: убытки за
недобросовестное ведение или прерывание
переговоров.
• Если
передается
конфиденциальная
информация (и это зафиксировано), то ее
нельзя а) раскрывать, б) использовать
ненадлежащим образом для своих целей,
даже если договор не будет заключен.
• Соглашение
о
ведении
переговоров:
конкретизация, порядок распределения
расходов и т.п. Возможна неустойка.

21. Asset Deal по российскому праву (акценты)

Отчуждение права:
• Дарение между коммерческими компаниями
• Оплата: разовые/периодические платежи,
роялти от дохода (выручки) и т.п.
• Договор действует сразу.
• Отсутствие оплаты: перевод прав обратно
либо отказ, если права не переданы и в
течение 30 дней с уведомления нет
платежа.

22. Asset Deal по российскому праву (акценты)

Лицензия:
• То же, что по отчуждению права.
• Дарение исключительной лицензии на
территорию всего мира и на весь срок
действия
между
коммерческими
компаниями.
• По
умолчанию
лицензиар
по
исключительной лицензии не вправе сам
использовать ИС в объеме лицензии, если
не предусмотрено договором обратное.
• Отказ от договора, если в течение 30 дней с
уведомления нет платежа.

23. Asset Deal: точки внимания

• Дальнейшие НИР и ОКР по теме (базовая
интеллектуальная
собственность,
зависимые изобретения), совместное или
раздельное распоряжение результатами.
• Использование
будущих
результатов,
распределение прав на них. Публикация.
• Распределение расходов.
• Последствия
отказа
тех
или
иных
участников от патентования или продления
патента.
• Распределение вознаграждения внутри
лицензиара. Аудит роялти.
• Indemnity, опционы и т.п.

24. Венчурное финансирование: акценты

• Корпоративные венчурные фонды в РФ:
• Клуб R&D директоров.
• Обогащение менеджмента легальным
путем.
• Вывод внутреннего R&D в отдельный
блок.
• Привлечение инноваций.
• Отношения
внутри
компании
между
владельцами и инвесторами.
• Отношения с сотрудниками.
• Выбор юрисдикции и применимого права.

25. УЧЕТ ЖЕЛАЕМЫХ УСЛОВИЙ СДЕЛОК ПРИ ВЫБОРЕ ЮРИСДИКЦИИ

Выбор иностранного
юридического лица:
Выбор российского
юридического лица:
• Более гибкое корпоративное управление –
• Единственный доступный инструмент при сумме
разграничение прав участников (частично
возможно и в российском праве);
• Вестинг основателей, опционы команде
сделки меньше 500 тысяч долларов;
• Сроки оформления сделки короче на 50%;
• Более привычные процедуры для основателей
при выполнении KPI (возможно и в российском
(сложно работать напрямую с иностранными
праве);
регистраторами, не имея опыта).
• Привилегии инвестора при выходе (частично
возможно и в российском праве);
• Положения защищающие права инвестора
(drag along, tag along).
25

26. КЕЙС 1. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СЦЕНАРИЙ
В стартап на стадии MVP входит пул бизнес-ангелов.
ПРОБЛЕМА
Отсутствие «права вето». Обычно участие инвестора в принятии
ключевых решений обеспечивает единогласным голосованием
по ключевым вопросам. В данном случае единогласное решение
потребует согласование со множеством участников, что повлечет
высокую вероятность тупиковой ситуации.
РЕШЕНИЕ
Установление такого % для принятия ключевых решений, чтобы было
необходимо обязательное одобрение части инвесторов.
РИСКИ
Решение может быть принято против желания конкретного инвестора.
Необходимо существенное доверие к соинвесторам.
26

27. КЕЙС 2. ВЕСТИНГ И ОПЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

СЦЕНАРИЙ
Существенные разногласия по оценке проекта на ранней стадии.
Одно из возможных решений пересмотр оценки при выполнении
проектов основных контрольных точек.
ПРОБЛЕМА
Не возможно полностью гарантировать исполнение «пересмотра
оценки».
РЕШЕНИЕ
Вестинг и применение разных механизмов исполнения опционов.
Данные инструменты можно использовать и в российском праве, но
практики пока нет. Непонятен налоговый статус.
РИСКИ
Невозможность договориться с основателями из-за неотработанности
механизмов. Недостаточная мотивация команды в связи с рисками
не получения бонуса при реализации KPI.
27

28. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ СТРУКТУРИРОВАНИИ

Все делают оффшор. Я тоже сделал
Был знакомые юристы/консультанты/регистраторы во Франции,
поэтому сделали французскую Компанию
Инвестор – следующего раунда венчурный фонд.
Он точно не будет входить в ООО, поэтому нужно
подготовить структуру компании
28

29. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ СТРУКТУРИРОВАНИИ

Рыночная ситуация такова, что де-факто не существует единого стандарта
сделок среди венчурных инвесторов. У большинства фондов свои условия
по сделкам и понимание структуры сделок.
Инвесторы следующего раунда зачастую пытаются изменить предыдущую
структуру сделки. В том числе замена старых юридических лиц на новые.
На раннем этапе, если нет четкого понимания зачем нужно иностранное
юридическое лицо бессмысленно делать структуру для входа будущего
инвестора, т.к. у него свои требования и ее с большой вероятностью
придется переделывать.
29

30. ВЫБОР ПРИМЕНИМОГО ПРАВА: ИНОСТРАННОЕ ИЛИ РОССИЙСКОЕ? ВЫБОР СУДА: ИНОСТРАННЫЙ ИЛИ РОССИЙСКИЙ?

Российский бизнес готов подчинить российскому праву не более 10% значимых
для деятельности сделок, все остальное — это право других стран, в основном
Великобритании и США (данные на 2013 г. – до роста напряженности).
ОДНАКО, все споры, связанные с:
• созданием российского юридического лица (ООО, АО);
• управлением им;
• участием в нем
не могут быть переданы в третейский суд, и всегда рассматриваются
только арбитражным судом РФ
30

31. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЫБОР МЕЖДУ РОССИЙСКИМ И ИНОСТРАННЫМ ПРАВОМ (данные на начало 2014 г.)

Сделка через российское
юридическое лицо
Сделка через иностранный
холдинг
Создание юридического лица ООО или АО:*
Создание холдинговой компании: издержки зависят
от страны учреждения холдинга.
документы для государственной регистрации ООО
или АО (подготовка документов для регистрации АО
существенно дороже). Стоимость услуг консультантов
без учета пошлин составляет приблизительно от 9000
руб. (для ООО) и от 20000 руб. (для АО).
государственные пошлины:
- для регистрации создания ООО или АО – 4000
руб.,
- для регистрации эмиссии и отчета об итогах
выпуска акций в АО – 20000 руб.);
Создание иностранной холдинговой компании: Кипр –
от 1195 евро, Британские Виргинские острова –
от $2000, Сейшелы – от $1700.
издержки по ежегодному содержанию компании –
от 5 тыс. евро.
Необходимость привлечения иностранных
консультантов для создания компании
и составления документов по сделке.
нотариальные расходы при регистрации ООО или АО:
не менее 2000 руб.
Составление документов по сделке: 300000 – 700000
и больше руб.*, не включая DD
Составление документов по сделке – от 1 млн руб., ,
не включая DD
31

32. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЫБОР МЕЖДУ ЮРИСДИКЦИЕЙ СПОРОВ И СУДОМ (данные на начало 2014 г.)

Суд РФ
Иностранный суд
• По общему правилу судебные издержки
определяются в зависимости от цены иска.
• Высокие издержки для сторон (для компаний
ранних стадий финансирования такие издержки
могут быть сопоставимы со стоимостью
бизнеса).
• По основной категории имущественных споров
государственная пошлина составляет от 2000
руб. до 200000 руб.
• Такие расходы во многом зависят от конкретного
международного третейского суда (например,
рассмотрение дел в LCIA существенно дороже,
чем рассмотрение в Cтокгольмском третейском
суде, а также МКАС при ТПП РФ).
• Рассмотрение споров в государственных судах
иностранных государств дешевле, чем
международных арбитражах (однако, могут
длиться дольше).
32

33. ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЫБОР МЕЖДУ ЮРИСДИКЦИЕЙ СПОРОВ И СУДОМ

Исполнение иностранных
арбитражных решений в РФ
Исполнение иностранных
судебных решений в РФ
признаются обязательными
и приводятся в исполнение
на территории другого государства
согласно Конвенции ООН
признаются обязательными
и приводятся в исполнение согласно
двухсторонним (многосторонним)
договорам
(Конвенция ООН «О признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 20 июня 1985 г.)
33

34. БЕНЕФИЦИАРЫ И ГАРАНТИИ В ИНОСТРАННОЙ ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ

Конечный бенефициар (КБ)
Необходимо раскрывать и подтверждать всю цепочку промежуточных владельцев и конечного бенефициара.
Позволяет понимать круг лиц, с которыми входим в сделку, структура компании становится прозрачной и понятной.
Гарантии
Гарантии даются, если участником проектной компании становится «оффшорная» компания (любая компания,
позволяющая действовать через номинальных представителей и не раскрывающая реальных держателей акций)
Лицом дающим гарантии может быть как КБ, так и иное лицо (из цепочки владельцев), зарегистрированное
в благонадежной юрисдикции (любая юрисдикция, которая не позволяет сменить акционеров по одной резолюции
без уведомления государственных органов) и обладающее ликвидными активами.
34

35. СХЕМА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В АКСЕЛЕРАТОРЕ ФОНДА (пример работы на пре-сиде)

• Фонд приобретает через увеличение уставного капитала долю в ООО по общему правилу
в размере 7%.
• ООО подписывает типовое инвестиционное соглашение (включающее типовую форму
Устава ООО и договора об осуществлении прав участников).
Способы защиты прав Фонда:
• Решения по большинству вопросов компетенции общего собрания ООО принимаются
единогласно всеми участниками ООО.
• Подписание Договора об осуществлении прав участников.
35

36. УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ СДЕЛКИ

В конце июня 2015 г. приняты поправки, которые в случае подписания Президентом:
• Вводят классы привилегированных акций. Позволяют привязывать реализацию прав
голосования различных классов к различным триггерам.
• Позволяют привязывать право продажи акций отдельными акционерами к согласию других
акционеров.
• Позволяют делать доп. выпуски акций в пользу одних акционеров без преимущественного
права покупки других акционеров.
• Позволяют уставом непубличного общества предусмотреть отнесение к компетенции общего
собрания акционеров вопросов за пределами закона об АО.
• Использовать ликвидационную привилегию при реорганизации АО.
36

37. МИП

• МИП:
• Хозяйственное
общество
или
хозяйственное партнерство.
• Уведомление Минобрнауки.
• Вклад ВУЗ/НИИ: лицензия (в т.ч. на
совместную ИС) + иное.
• Отчуждение доли ВУЗ/НИИ: с согласия
Минобрнауки.
• Доля партнера может быть любой.
Возможно сублицензирование прав.
• Сложности и неясности:
• Сотрудник кафедры, работник МИП.
• Новые результаты = доходы?

38. Распределение прав – по умолчанию (ГК РФ)

• Разработка ПО:
• Права
заказчику,
безвозмездная
неисключительная лицензия подрядчику.
• «Случайное создание», в т.ч. НИОКР:
• Права подрядчику (в т.ч. получение
патента), лицензия заказчику. И наоборот
• Государственный контракт:
• Права подрядчику (в т.ч. получение
патента) или совместно, безвозмездная
неисключительная
лицензия
лицам,
указанным заказчиком. Если права у
государства: уведомляем, 6 месяцев
ждем + очистка прав с возмещением.

39. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ

И.М. Нурбеков
Тел. +7 495 258 88 77
Email [email protected]