Служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Модуль 2

1.

Кафедра ЮР «Интеллектуальная собственность»
Дисциплина:
УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
Модуль 2.Объекты патентного права.
Тема: Служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
ВИДЯКИНА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА
к.э.н., LL.M, патентный поверенный РФ, доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана

2.

ГК РФ Статья 1370. Служебное изобретение, служебная полезная
модель, служебный промышленный образец
1. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные
работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или
конкретного
задания
работодателя,
признаются
соответственно
служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным
промышленным образцом.
2. Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную
модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику
(автору).
3. Исключительное право на служебное изобретение, служебную
полезную модель или служебный промышленный образец и право на
получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или
гражданско-правовым договором между работником и работодателем не
предусмотрено иное.
2

3.

Статья 1370 ГК РФ.
Служебное ИЗ,
служебная ПМ,
служебный ПО
АВТОР
(работник)
Право авторства
Исключительное
право и право
на получение
патента
РАБОТОДАТЕЛЬ
3

4.

При отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином
(пункт 3 статьи 1370 ГК РФ) работник должен письменно уведомить работодателя о
создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания
работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана.
4

5.

АВТОР
(работник)
Уведомление
РАБОТОДАТЕЛЬ
(письменно)

6.

Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником
не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение,
служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на
получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный
промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации
о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на
получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец
возвращается работнику.
В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право
использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного
промышленного образца в собственном производстве на условиях простой
(неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю вознаграждения,
размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором между работником и
работодателем, а в случае спора - судом.
6

7.

в течение четырех месяцев со дня
уведомления его работником
Уведомление
АВТОР (работник)
право на
получение
патента
возвращается
работнику
(письменно)
РАБОТОДАТЕЛЬ
1) не подаст заявку на выдачу патента
2) не передаст право на получение
патента
3) не сообщит работнику о сохранении
информации о соответствующем
результате интеллектуальной деятельности
в тайне

8.

в течение четырех месяцев со дня
уведомления работодателя работником
в течение срока
действия патента
Уведомление
АВТОР (работник)
РАБОТОДАТЕЛЬ
(письменно)
право на
получение
патента
возвращается
работнику
1) не подаст заявку на выдачу патента
2) не передаст право на получение
патента
3) не сообщит работнику о сохранении
информации о соответствующем
результате интеллектуальной деятельности
в тайне
имеет право
использования
служебного ИЗ,
служебной ПМ или
служебного ПО
в собственном
производстве на
условиях простой
(неисключительной)
лицензии

9.

Если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную
модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении
информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и
сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу,
либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам,
работник имеет право на вознаграждение.
Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются
договором между ним и работником, а в случае спора - судом.
9

10.

в течение четырех месяцев со дня
уведомления работодателя работником
Уведомление
АВТОР (работник)
РАБОТОДАТЕЛЬ
(письменно)
работник
имеет право
на
вознаграждение
1) получит патент
2) либо примет решение о сохранении информации в тайне и
сообщит об этом работнику
3) либо передаст право на получение патента другому лицу
4) либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от
него причинам

11.

Право на вознаграждение за служебное изобретение, служебную полезную модель
или служебный промышленный образец неотчуждаемо, но переходит к наследникам
автора на оставшийся срок действия исключительного права.
Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником с
использованием денежных, технических или иных материальных средств
работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или
конкретного задания работодателя, не являются служебными.
Право на получение патента и исключительное право на такие изобретение,
полезную модель или промышленный образец принадлежат работнику.
В этом случае работодатель вправе по своему выбору потребовать
предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на
использование созданного результата интеллектуальной деятельности для
собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения
расходов, понесенных им в связи с созданием таких изобретения, полезной модели
или промышленного образца.
11

12.

Право на
вознаграждение
за служебное ИЗ,
служебную ПМ или
служебный ПО
неотчуждаемо, НО переходит к наследникам автора на
оставшийся срок действия исключительного права
в течение четырех месяцев со дня уведомления работодателя работником
АВТОР (работник)
работник
имеет право
на
вознаграждение
Уведомление
(письменно)
РАБОТОДАТЕЛЬ
1) получит патент
2) либо примет решение о сохранении информации в тайне и
сообщит об этом работнику
3) либо передаст право на получение патента другому лицу
4) либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от
него причинам

13.

в течение четырех месяцев со дня уведомления работодателя работником
Право на
получение патента
и исключительное
право
принадлежат
работнику
АВТОР
(работник)
не являются
служебными
ИЗ, ПМ, ПО, созданные работником
с использованием денежных,
технических или иных материальных
средств работодателя,
?
но не в связи с выполнением своих
трудовых обязанностей или конкретного
задания работодателя
РАБОТОДАТЕЛЬ

14.

Право на
получение патента
и исключительное
право
принадлежат
работнику
АВТОР
(работник)
не являются
служебными
ИЗ, ПМ, ПО, созданные работником
с использованием денежных,
технических или иных материальных
средств работодателя,
но не в связи с выполнением своих
трудовых обязанностей или конкретного
задания работодателя
работодатель вправе по
своему выбору
потребовать
предоставления ему
безвозмездной простой
(неисключительной)
лицензии на
использование созданного
РИД для собственных нужд
на весь срок действия
исключительного права
либо возмещения
расходов, понесенных им в
связи с созданием таких
ИЗ, ПМ или ПО.
РАБОТОДАТЕЛЬ

15.

ГК РФ Статья 1235. Лицензионный договор
1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации
(лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату)
право использования такого результата или такого средства в предусмотренных
договором пределах.
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые
предусмотрены лицензионным договором.
Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается
предоставленным лицензиату.
15

16.

обладатель
исключительного права
(ЛИЦЕНЗИАР)
предоставляет или обязуется предоставить
другой стороне право использования такого
результата или такого средства в
предусмотренных договором пределах
другая сторона
(ЛИЦЕНЗИАТ)

17.

ГК РФ Статья 1236. Виды лицензионных договоров
1. Лицензионный договор может предусматривать:
1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи
лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);
2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права
выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).
1.1. Лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата
или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях
исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.
2. Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой
(неисключительной).
3. В одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации могут содержаться
условия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1236 ГК РФ для лицензионных договоров разных
видов.
17

18.

обладатель
исключительного права
(ЛИЦЕНЗИАР)
с сохранением за
лицензиаром
права выдачи
лицензий другим
лицам
предоставляет или обязуется предоставить
другой стороне право использования такого
результата или такого средства в
предусмотренных договором пределах
простая
(неисключительная)
лицензия
НИЛ
исключительная
лицензия
ИЛ
другая сторона
(ЛИЦЕНЗИАТ)
без сохранения за
лицензиаром
права выдачи
лицензий другим
лицам

19.

19

20.

20

21.

21

22.

Бывают случаи неправомерных присвоений и с объектами патентного права.
К такого рода присвоениям относится указание в патенте в качестве патентообладателя
лица, не являющегося таковым.
Итак, в компании, занимающейся изготовлением и продажей молочной продукции, на
должности бухгалтера работает сотрудник, у которого есть талант к рисованию.
В свободное от работы время, вечером за чашечкой чая этот сотрудник нарисовал
композицию, на которой изображено оформление фасада магазинов по продаже молочной
продукции.
Работник решил показать результаты своего творчества руководителю и предложил
ему купить права на дизайн, чтобы компания в дальнейшем могла оформлять в этом стиле
свои фирменные магазины, что, в свою очередь, позволит привлечь дополнительных
клиентов.
22

23.

Руководитель сказал, что рассмотрит предложение работника и, если решит
использовать придуманный работником дизайн, то обязательно сообщит ему об этом, и
выплатит вознаграждение.
Дизайн, придуманный работником, действительно, оказался необычным и интересным,
фирменные магазины компании начали оформляться в единый стиль, но работник
никакого вознаграждения за это не получил, а, упомянув, об обещанном
руководителю, был обруган и выставлен за дверь со словами, что ему платится зарплата
и речи ни о каком вознаграждении быть не может, а при очередном упоминании о
вознаграждении он будет уволен.
При этом работник также узнал, что работодатель, чтобы защититься от копирования
стиля оформления магазинов конкурентами, на имя компании зарегистрировал патент
на промышленный образец на оформление фасада магазинов.
Таким образом, работодатель фактически присвоил себе права на патент, который
ему не принадлежит.
23

24.

В соответствии со статьей 1347 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ, Кодекс) автором изобретения, полезной модели или
промышленного образца признается гражданин, творческим трудом
которого создан соответствующий результат интеллектуальной
деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу
патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец,
считается автором изобретения, полезной модели или промышленного
образца, если не доказано иное.
В силу пункта 2 статьи 1345 ГК РФ автору изобретения, полезной модели
или промышленного образца принадлежат следующие права:
1) исключительное право;
2) право авторства.
В случаях, предусмотренных названным Кодексом, автору изобретения,
полезной модели или промышленного образца принадлежат также другие
права, в том числе право на получение патента, право на
вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или
промышленный образец (пункт 3 той же статьи).
24

25.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 1357 ГК РФ право на получение патента на
промышленный образец первоначально принадлежит автору промышленного
образца.
Право на получение патента на промышленный образец может перейти к другому
лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые
установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по
договору, в том числе по трудовому договору.
В пункте 1 статьи 1374 ГК РФ указано, что заявка на выдачу патента на промышленный
образец
подается
в
федеральный
орган
исполнительной
власти
по
интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение
патента в соответствии с ГК РФ (заявителем).
25

26.

Таким образом, право на получение патента на промышленный образец первоначально
принадлежит его автору, являющемуся гражданином, творческим трудом которого
создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности.
Указанное право может быть передано другому лицу только по основаниям,
установленным статьей 1357 ГК РФ, в том числе путем заключения между автором и таким
лицом трудового договора или договора об отчуждении права на получение патента на
промышленный образец.
Никакого договора о передаче права на получение патента между работником и
работодателем не заключалось. Однако между ними заключен трудовой договор. Может быть,
работодатель, получая на свое имя патент, посчитал, что этого достаточно?
26

27.

Согласно пункту 1 статьи 1370 ГК РФ, изобретение, полезная модель или промышленный
образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей
или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным
изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом,
право авторства на которые принадлежат работнику (автору) (часть 2 названной статьи),
а исключительное право на них и право на получение патента принадлежат
работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и
работодателем не предусмотрено иное.
При этом в случае создания работником служебного изобретения, служебной полезной
модели или служебного промышленного образца не требуется заключения между ним и
работодателем договора на отчуждение права на получение патента.
Такое право возникает у работодателя на основании закона в силу создания работником
соответствующего результата интеллектуальной деятельности в процессе выполнения
трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.
Существование таких обязанностей или задания возможно только в рамках трудовых
отношений.
27

28.

В пункте 129 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №
10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее –
постановление № 10) содержится разъяснение, согласно которому
для признания технического решения служебным не требуется того, чтобы в
документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор,
должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение работ
по созданию конкретных патентоспособных объектов либо по усовершенствованию
известных технических решений.
Определяющим для признания технического решения служебным является факт его
создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может следовать
из трудовой функции или может быть выражено в виде конкретного задания.
28

29.

Во внимание могут быть приняты, в частности,
акты работодателя, содержащие поручения работнику,
соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в
которой создан патентоспособный объект,
пределы трудовых обязанностей работника,
место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов,
источник оборудования и средств, использованных для их создания,
возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках
которой создан патентоспособный объект,
цель создания патентоспособного объекта,
последующее поведение работника и работодателя,
составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы,
которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке
технических решений в связи с выполнением трудовых обязанностей, иные
обстоятельства в совокупности.
29

30.

При наличии спора между работником и работодателем о том, является ли
конкретное изобретение, полезная модель или промышленный образец
служебным (пункт 1 статьи 1370 ГК РФ), следует учитывать то, что
содержание трудовых обязанностей работника,
наличие или отсутствие конкретного задания работодателя
и факт создания изобретения, полезной модели или промышленного образца
в связи с выполнением этих обязанностей или задания доказываются
работодателем.
Аналогичная правовая позиция нашла свое отражение в постановлении
президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2019 по делу № СИП598/2018.
30

31.

Как было указано выше, между работником и работодателем был
заключен трудовой договор, согласно которому работник был принят на
должность бухгалтера.
Очевидно, что в трудовые обязанности бухгалтера вряд ли входит
разработка дизайна внешнего вида магазинов или иная творческая
деятельность, направленная на продвижение востребованности
компании среди потребителей. Задания на создание дизайна также
не было.
Таким образом, исходя из приведенных норм права, в описанной мной
ситуации у работодателя не было права на получение патента.
Тогда, что же делать в этой ситуации работнику?
31

32.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на
изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть
признан недействительным полностью или частично в случае выдачи
патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя
лица, не являющегося таковым в соответствии с Кодексом, либо без
указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица,
являющегося таковым в соответствии с Кодексом.
Согласно пункту 122 постановления № 10 споры об установлении
патентообладателя (о признании права патентообладателя), то есть
споры о том, кому принадлежит исключительное право на
изобретение, полезную модель или промышленный образец (подпункт
2 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ), рассматриваются в порядке искового
производства по иску лица, считающего себя надлежащим
патентообладателем, к лицу, указанному в патенте в качестве
патентообладателя, путем оспаривания выданного патента на
основании подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.
32

33.

При этом дела об установлении патентообладателя, в частности, включающие в себя
требование о признании недействительным патента на изобретение, полезную модель,
промышленный образец или селекционное достижение в связи с тем, что патент выдан с
указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося
таковым, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица,
являющегося таковым, рассматриваются Судом по интеллектуальным правам в качестве
суда первой инстанции.
В случае признания судом патента на изобретение, полезную модель или промышленный
образец недействительным частично федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности выдается новый патент. То есть, законодательно
установлена обязанность Роспатента по выдаче нового патента с указанием в нем автором
и патентообладателем определенного судом лица, судом лишь указывается то лицо, на имя
которого в качестве автора и патентообладателя подлежит выдаче новый патент.
Таким образом, если судом будет сделан вывод о том, что в патенте в качестве
патентообладателя указано лицо, не являющееся таковым, то последствием этого будет
признание патента недействительным в этой части и выдача Роспатентом нового
патента с указанием надлежащего патентообладателя.
https://zakon.ru/blog/2020/05/29/posledstviya_ukazaniya_v_patente_v_kachestve_patentoobladately
33
a_lica_ne_yavlyayuschegosya_takovym

34.

Статья 1398. Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или
промышленный образец
1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан
недействительным полностью или частично в случаях:
1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям
патентоспособности, установленным Кодексом, или требованиям, предусмотренным пунктом 4 статьи
1349 Кодекса, а также несоответствия промышленного образца требованиям, предусмотренным статьей
1231.1 Кодекса;
2) несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату
ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной
для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники;
3) наличия в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче
патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (пункт
2 статьи 1378), либо наличия в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец
материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца,
отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений изделия, с
которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях,
представленных на дату подачи заявки (пункт 3 статьи 1378);
4) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или
промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий,
предусмотренных статьей 1383 Кодекса;
5) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не
являющегося таковым в соответствии с Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора
34
или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с Кодексом.

35.

Задача
Старший научный сотрудник НИИ микробиологии Тамара Иванова создала
штамм нового микроорганизма. Директор НИИ направил заявку на это
изобретение в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. В
свою очередь Тамара Иванова также обратилась с заявкой в Федеральную
службу по интеллектуальной собственности. Т. Иванова мотивировала свою
заявку тем, что она является автором изобретения, и больше не является
сотрудницей НИИ микробиологии, откуда она после создания штамма нового
микроорганизма уволилась. Причем, заявка Тамары Ивановой была подана
позднее заявки НИИ микробиологии.
Чья заявка на получение патента на изобретение может быть принята
Федеральной службой по интеллектуальной собственности в данной
ситуации?
35

36.

ГК РФ Статья 1234. Договор об отчуждении исключительного права
1. По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает
или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).
2. Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение
письменной формы влечет недействительность договора.
Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях и в
порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.
3. По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить
правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено
иное.
При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере
вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила
определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.
Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может быть
предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных
отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
3.1. Не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между
коммерческими организациями, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
36